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TJ/SP reconhece direito de usuário anterior para continuar fabricando equipamento patenteado por terceiro

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A 1ª câmara reservada de Direito Empresarial do TJ/SP manteve decisão que reconhece que o usuário anterior de boa fé não pode ser proibido de continuar fabricando um equipamento patenteado por terceiro nos termos do artigo 45 da lei 9.279/96, segundo o qual:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

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Uma empresa de tecnologia industrial e comercial interpôs embargados de declaração contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para que outra empresa de importação e exportação de máquinas industriais pudesse continuar a fabricar o equipamento.

A embargante alegou que acórdão se ressente de omissão quanto à adequação do caso ao §2º da referida lei. Argumentaram que os embargados não podem ser privilegiados pela figura do usuário anterior.

Ao analisar os embargos, o relator, desembargador Fortes Barbosa, explicou que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ele retomou acórdão para explicar que se o depósito do pedido de patente ocorreu em 21 de novembro de 2002, a constatação da anterioridade da comercialização da máquina encontrada, que é respaldada pela própria nota fiscal apresentada no curso da diligência, viabiliza a incidência do artigo 45, “caput” qualificando a empresa de importação como um “usuário anterior”, o que afasta a possibilidade de que seja atingida pela exclusividade derivada do registro mantido junto ao INPI.

A causa é patrocinada pelo advogado Marcelo Barbosa.

  • Processo: 1004077-33.2014.8.26.0038/50000

Veja a decisão.




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Registro no INPI garante a escola exclusividade de uso de nome

Registro no INPI garante a escola exclusividade de uso de nome

Uma escola que registra seu nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem o direito de exclusividade sobre ele, de acordo com a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi

resultado de uma longa disputa entre duas instituições de ensino pelo nome “Poliedro”.

A ministra Isabel Gallotti deu razão à escola de vestibulares na análise do recurso
Sergio Amaral

De acordo com o entendimento do STJ, o registro no INPI é um elemento suficiente para que uma instituição faça uso de uma marca de maneira exclusiva.

A corte superior aceitou recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares, que brigava com a Escola de Educação Infantil Poliedro desde que esta entrou com uma ação pedindo que a “rival” mudasse de nome, alegando ter criado a sua marca antes — porém, sem registrá-la no INPI. Com o argumento de que foi a primeira a registrar o nome, a instituição de cursos preparatórios para vestibulares entrou com uma reconvenção em que pedia a exclusividade.

Em primeira instância, a escola infantil levou a melhor, pois o juiz determinou à ré (a Poliedro Vestibulares) que abrisse mão do nome e afastou o pedido formulado na reconvenção.

A decisão foi reformada no Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou tanto a ação quanto a reconvenção improcedentes. Segundo a corte de segunda instância, “poliedro” é uma expressão científica que não pode ser registrada como marca de uma instituição de ensino de maneira isolada.

Inconformado com a decisão, o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares recorreu ao STJ para fazer valer o registro da marca no INPI. A empresa tinha também como argumento o fato de a escola infantil já ter sido derrotada antes em uma ação na Justiça Federal em que pedia a exclusividade do uso do nome.

Relatora do caso no STJ, a ministra Isabel Gallotti argumentou que o TJ-SP não deveria ter declarado nulo o registro de uma marca no INPI por ser esse um assunto fora de sua competência.

“Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos”, afirmou a relatora. Ela considerou que o registro no INPI bastava para que a Poliedro Vestibulares tivesse o direito de usar esse nome, tendo sida acompanhada pela maioria dos integrantes da 4ª Turma. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

Clique aqui para ler a decisão 
REsp 1.393.123

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Direitos de titular de marca registrada no INPI não podem ser afastados pela Justiça Estadual

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A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que, com o registro do seu nome no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a ele, que não podem ser afastados pela Justiça Estadual. Com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum.

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O recurso teve origem em ação de obrigação de não utilizar, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela escola infantil, a qual alegou que possuía a marca Poliedro desde antes da outra empresa, ainda que sem o registro no órgão competente.

Além de contestar a ação, a empresa ré – afirmando que deteria com exclusividade a proteção do registro no INPI – apresentou reconvenção, na qual pediu que a autora deixasse de usar a palavra “Poliedro” como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

Direito de propriedade

A ação da escola infantil foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré que se abstivesse de utilizar a expressão em seu nome comercial, tendo sido afastado pelo magistrado de 1º grau o pedido formulado na reconvenção.

O TJ/SP reformou a decisão, julgando a ação improcedente, assim como a reconvenção, ao fundamento de que o vocábulo “Poliedro” é expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada.

O Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares interpôs recurso especial, sustentando que possui o direito de propriedade da marca, reconhecido pelo INPI e pela Justiça Federal – a qual, em outra ação movida pela escola infantil, declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Requereu a reforma do acórdão para condenar a escola infantil a se abster de utilizar a expressão “Poliedro”.

Competência Federal

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, afirmou que o TJ/SP, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo INPI quando concluiu que o registro na autarquia Federal não garantiria o uso exclusivo.

“Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos”. Segundo S. Exa., a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI.

Uso pleno

A ministra lembrou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade, etc.). Estando vigente o registro da marca em nome da recorrente – acrescentou –, esta possui todos os respectivos direitos de propriedade.

Gallotti ressaltou que a discussão no processo não deve ser sobre a validade do termo “Poliedro” como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo INPI, pois tais questões são reservadas unicamente à competência da Justiça Federal.

Segundo a ministra, a discussão é sobre o uso da marca registrada. Assim, afirmou, uma vez reconhecido que a recorrente é detentora da marca no INPI, torna-se inviável a sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça estadual, devendo ser deferido o pedido para que a escola infantil se abstenha de utilizar o nome objeto da controvérsia como marca para designar serviços de ensino e educação.

Leia o acórdão.

Informações: STJ.



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STJ mantém nulidade da marca de refrigerantes “Joca Cola”

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A 3ª turma do STJ manteve a decisão da JF que declarou a nulidade da marca de refrigerantes Joca Cola, mesmo depois de a fabricante – uma indústria de Goiás – ter renunciado ao seu registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. No entendimento do colegiado, a renúncia administrativa ao registro de marca não implica perda de objeto da ação judicial que pede a sua anulação no INPI.

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A fabricante renunciou à marca um mês depois que a Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company ajuizaram a ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização por danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, com a renúncia haveria a perda do objeto da ação.

O juízo de 1º grau, invocando a segurança jurídica, entendeu ser necessário prosseguir com a ação para salvaguardar os direitos das empresas da Coca-Cola em eventuais litígios futuros. A sentença afastou a indenização, mas a nulidade foi decretada. Na apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento de perda de objeto, porém o entendimento da sentença foi mantido pelo TRF da 2ª região.

Em REsp, a empresa goiana sustentou que, antes mesmo de ser citada na ação ajuizada pela Coca-Cola, já havia renunciado administrativamente ao registro da Joca-Cola. Alegou ainda que o produto nunca chegou a ser comercializado, em decorrência de graves problemas financeiros, e que jamais causou prejuízos às autoras da ação.

Efeitos pretéritos

No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, negou provimento ao recurso. Ela lembrou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro (ex nunc), “como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo.”

Por outro lado, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro tem efeitos que retroagem no tempo (ex tunc), segundo regra expressa do artigo 167 da lei de Propriedade Industrial (9.279/96).

“Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência.”

Prova pericial

Em outro ponto questionado pela empresa goiana, a ministra concluiu que o fato de o juízo de 1º grau não ter considerado necessário submeter a questão discutida à perícia judicial não representa ilegalidade, pois ao magistrado compete a direção da instrução probatória.

A relatora ainda negou o pedido para condenar o INPI a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da Súmula 7; manteve a imposição de multa por conta de três embargos considerados protelatórios pela JF e aumentou os honorários de sucumbência devidos para 20%.

Leia o acórdão.

Informações: STJ.